Una trade mark registrada es un activo invaluable para una marca. Es un símbolo único que protege y distingue el producto o los servicios de una marca frente a la competencia, es decir, las trade mark rivales. También impide que sea usada para fines comerciales por terceros sin el consentimiento del propietario.
Una trade mark puede consistir en cualquiera de los siguientes elementos: palabras, letras o números (con o sin elementos gráficos), formas, colores o incluso sonidos. También puede ser una combinación de cualquiera de ellos. Una vez registrada, la trade mark se convierte en una propiedad intelectual protegida por la ley.
Esta es una completa guía paso a paso para registrar una trade mark que contiene las acciones esenciales que se deben realizar antes y después de presentar la solicitud de registro.
Paso 1: Definir una trade mark
Lo primero que una empresa debe hacer es un brainstorm o lluvia de ideas para determinar el símbolo que piensan que mejor puede representar a sus marcas. Al hacerlo, deben evitar las siguientes situaciones:
- Trade marks que sean ofensivas, que contengan palabras vulgares o imágenes pornográficas.
- Utilizar palabras engañosas para describir sus productos o servicios. Por ejemplo, evitar usar la palabra ‘vegano’ para productos que no lo son.
- Hacer uso de banderas nacionales sin haber conseguido antes el permiso adecuado.
- Utilizar emblemas o distintivos especiales y que identifican a otra institución, como un escudo de armas.
- Usar una palabra o término descriptivo.
- Utilizar un símbolo demasiado común y no distintivo.
Paso 2: Hacer una búsqueda de trade marks
Una vez que se ha decidido qué trade mark utilizar, el siguiente e importante paso es realizar una búsqueda exhaustiva. Una trade mark solo puede ser aprobada si no se ha asignado un símbolo similar a otra marca. El sitio web de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés) proporciona acceso a todas las solicitudes y registros de trade marks de la UE a través de TMview.
Al utilizar el sitio web de la EUIPO, debes tener en cuenta los tres criterios principales para realizar una búsqueda refinada y minimizar el riesgo de pasar por alto una trade mark ya registrada. Estos criterios incluyen buscar por fechas y territorio; signo, y productos y servicios.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ofrece la Base Mundial de Datos sobre Marcas (Global Brand Database), que te permite buscar marcas registradas en múltiples jurisdicciones. Esta página te permite buscar por nombre de marca, logotipo de marca o incluso realizar una búsqueda avanzada con múltiples criterios.
Paso 3: Entender las tasas y pagos
Las tasas de registro y pagos varían de una jurisdicción a otra, dependiendo del número de clases de productos y servicios cubiertos. Por lo tanto, debes informarte sobre los costos de presentación y las opciones de pago disponibles para tu territorio de registro.
Generalmente, las solicitudes de registro de trade mark solo pueden ser procesadas después de que se confirme el pago. Por ejemplo, la UE requiere que el pago se realice dentro de un mes después de presentar una solicitud. También existe una disposición para que las pequeñas y medianas empresas (PYMEs, o SMEs por sus siglas en inglés) de la UE soliciten el apoyo del fondo para Pymes de la UE.
Paso 4: Presentar una solicitud
Para registrar una trade mark, la parte interesada deberá enviar una solicitud oficial a través del sitio web de la EUIPO. La solicitud también puede procesarse en papel; sin embargo, la opción en línea a menudo es la favorita, ya que es más barata y rápida, especialmente para los propietarios de marcas que buscan protección legal fuera de los estados de la UE.
Tanto la OMPI como la EUIPO ofrecen opciones de trámite rápido, lo que puede reducir significativamente el tiempo que se tarda en aprobar tu trade mark. Al utilizar una base de datos o un sistema de clasificación unificado, como la Clasificación de Niza gestionada por la OMPI, los solicitantes pueden seleccionar términos pre aprobados para productos y servicios, lo que ayuda a agilizar el proceso y reducir discrepancias.
Paso 5: Período de análisis
Durante el período de análisis, un examinador de la oficina de trade marks correspondiente revisa la solicitud para asegurarse de que cumpla con todos los requisitos legales. Los solicitantes normalmente pueden seguir el progreso de su registro a través de un portal en línea proporcionado por la oficina de trade marks, ya sea la OMPI o una oficina nacional.
La duración del proceso de análisis puede variar según la jurisdicción, y puede tardar desde unas pocas semanas hasta varios meses. Si hay problemas menores con la solicitud, la oficina puede solicitar correcciones. En esos casos se suele otorgar tiempo adicional al solicitante para hacer los ajustes necesarios.
Paso 6: Publicación y período de oposiciones
Una vez completado el período de análisis, la oficina de trade marks publicará la trade mark aprobada en su boletín oficial o gaceta. Esta etapa permite que terceros se opongan al registro si creen que entra en conflicto con sus derechos existentes.
El período de oposiciones generalmente dura unos meses, dependiendo de la jurisdicción. Si se presenta una oposición, el proceso de registro podría retrasarse significativamente, ya que la oposición debe resolverse antes de que la trade markse pueda registrar oficialmente. Realizar una búsqueda exhaustiva de trade marks previamente, como se mencionó en el paso 2, puede ayudar a reducir las probabilidades de oposición.
Paso 7: Concesión de la trade mark
Una vez que el período de oposiciones termina o el resultado de la oposición es favorable para el solicitante, la Oficina de trade marks y patentes emitirá un certificado de registro de la trade mark dentro de los seis meses posteriores a la publicación.
Temas clave a considerar:
UE trade mark vs. trade mark nacional e internacional
- Trade marks nacionales: Son adecuadas para las marcas que solo desean operar en el territorio del país donde se registran.
- Trade marks de la UE: Obtienen protección legal en todos los estados miembros de la UE (27 estados miembros). El solicitante debe registrarse a través del sitio web de la EUIPO.
- Trade marks internacionales: La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es la entidad legal que aprueba el registro de trade marks para los solicitantes que desean operar tanto en países de la UE como fuera de la UE.
Renovación de la trade mark
La protección de una trade mark dura diez años a partir de la fecha en que se presenta la solicitud. La renovación puede realizarse por otros diez años y repetirse tantas veces como el solicitante desee. Según las leyes de acuerdos de licencia, es posible vender los derechos de una trade mark a otra persona u otorgarle permiso para utilizar sus derechos.
Trade mark vs copyright
Tanto las trade marks como los derechos de autor son tipos de propiedad intelectual (PI), pero cumplen funciones diferentes. Mientras que una trade mark protege el símbolo o eslogan de una marca, el derecho de autor protege la creatividad única de una marca o producto.
En conclusión
Una trade mark registrada es la pieza central que atrae a los clientes y los lleva a identificar fácilmente un negocio, sus productos o sus servicios. Registrarla de la manera correcta garantiza protección contra la falsificación de marcas y el posible fraude.
